Esta es la conclusión a la que llega nuestro Alto Tribunal en su Sentencia de fecha 7 de marzo de 2018 y el motivo por el que se denegó el registro de la marca colectiva “Barcelona” solicitada por el Ayuntamiento de la ciudad.

La resolución del Tribunal Supremo puso fin al procedimiento administrativo de solicitud de registro de la marca colectiva “Barcelona” instado por el Ayuntamiento de Barcelona, para distinguir a todos los productos y servicios comprendidos en el Nomenclátor Internacional (clases 1 a la 45).

La Sentencia que ahora comentamos presenta interés casacional objetivo, ya que se pronuncia sobre la aplicación de la prohibición absoluta contenida en el artículo 5.1 b) de la Ley de marcas, que impide el registro de marcas a los signos que carezcan de carácter distintivo. El reto era interpretar el alcance de la prohibición en relación con las marcas colectivas y las marcas de garantía.

El principal escollo que tenía que superar la marca “Barcelona” era demostrar su capacidad distintiva, por ello, el análisis efectuado por el Tribunal Supremo se centró en examinar si dicha denominación permitiría a la marca colectiva cumplir con su cometido. Esto es, identificar el origen empresarial de un producto o servicio que procede de uno de los miembros integrantes del ente asociativo. En este caso, había que tener en consideración la circunstancia de que el solicitante era una Administración pública y no una agrupación comercial o industrial.

En su análisis, el Tribunal Supremo consideró que la definición de marca colectiva comprendida en el artículo 62 de la Ley de Marcas, presupone que el signo que se pretende registrar debe tener capacidad distintiva propia, poniendo énfasis en este requisito, puesto que es indispensable para que la marca pueda determinar el origen empresarial de los productos o servicios de los miembros de una asociación o corporación, de forma que no se produzca error o confusión sobre la naturaleza de la marca y que no se ponga en peligro la competencia en el mercado. Criterio que se aplica tanto a las marcas individuales como a las colectivas y que se desprende de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (C-446/07, C-689/15 y C-139/16).

Respecto de las marcas de garantía, reguladas en el Art. 68 de la Ley de marcas, el Tribunal consideró que la función del titular es certificar que los productos o servicios amparados por la marca cumplen con determinados requisitos comunes, circunstancia que la distingue de las marcas colectivas e impide la aplicación analógica. Pronunciamiento que se incluye en la doctrina jurisprudencial de la Sentencia, rechazando la solicitud de la defensa del Ayuntamiento de Barcelona, que pedía una declaración para diferenciar ambas figuras.

Otro aspecto interesante de la valoración de nuestro Tribunal fue el análisis efectuado sobre el uso de la indicación geográfica, ya que el artículo 63 de la Ley de Marcas admite la posibilidad de que la marca colectiva consista en una indicación de procedencia geográfica.

El análisis se realizó recurriendo a la Jurisprudencia emanada de los Tribunales de la Unión Europea y aplicando el criterio que exige revisar si existe interés general en preservar la disponibilidad de los indicativos de procedencia geográfica. En este caso concreto, el signo solicitado por el Ayuntamiento consistía en la denominación “Barcelona” y no incluía ningún otro elemento distintivo.

La Jurisprudencia de la UE nos informa que se ha de impedir el monopolio de los indicativos de procedencia geográfica en determinadas circunstancias: (i) en los casos en los que los nombres geográficos designen lugares renombrados o conocidos para determinadas categorías de productos y servicios, por el vínculo que se establece entre los productos y servicios para los sectores interesados; y (ii) en los supuestos en que los nombres geográficos sean susceptibles de ser usados por empresas, ya que deben quedar a disposición de estas como indicadores de la procedencia geográfica de los productos o servicios relacionados (T-295/01, T-197/13).

La aplicación de los criterios antes mencionados, conduce al Tribunal Superior a dictaminar que no puede ser registrable como marca colectiva la denominación “Barcelona” al ser de aplicación la prohibición absoluta, considerando además que el signo solicitado no incorporaba ningún elemento distintivo o individualizador del carácter diferenciador, de forma que permita al público distinguir la titularidad o el origen de los productos o servicios designados de los productos o servicios de otras empresas o entes públicos.

En síntesis, la Sentencia nos dice que no se requiere una interpretación sobre la función de las marcas colectivas y las de garantía, claramente definidas en la Ley; que el uso de las denominaciones geográficas está limitado en aras del interés general; y lo más importante, que no pueden acceder al registro los signos que carecen de carácter distintivo porque les impide realizar la función esencial de la marca.