BCN +34 93 321 10 53 - 

MAD +34 91 781 09 49

Propiedad Industrial e Intelectual

El escrito preventivo y su eventual necesaria presentación por el futuro demandado de medidas cautelares en un procedimiento de infracción de derechos de patente

No obstante, llamamos la atención que de haber dispuesto esta Sección de un escrito preventivo por parte de la demandada, nos hubiera permitido una precisa ponderación de las posiciones jurídicas de ambas partes”. Esta fue la advertencia que lanzó al demandado el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, en su reciente Auto de fecha 12 de diciembre de 2017 (Fundamento Jurídico Cuarto), cuando decidió alzar las medidas cautelares que le habían sido previamente impuestas inaudita parte.

La cuestión que nos planteamos es si hay que interpretar la advertencia del Tribunal como una necesidad de que el posible futuro demandado que quiera evitar unas medidas cautelares inaudita parte tenga que presentar un escrito preventivo explicando al Tribunal su posición de no infracción.

En nuestra opinión no hay una respuesta a esta cuestión que sirva como denominador común para todos los supuestos.

La figura del escrito preventivo a la que el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona se refiere fue introducida por la nueva  Ley 24-2015, de 24 de Julio, de Patentes  que entró en vigor el pasado 1 de abril de 2017. A pesar de lo reciente de esta norma, en la práctica, los escritos preventivos ya venían siendo admitidos por los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, cobrando especial relevancia en el marco de ferias como el Mobile World Congress, donde se solicitaba de los Jueces una rápida respuesta en la adopción de medidas cautelares sobre los supuestos productos infractores expuestos en dichas ferias.

En otras jurisdicciones, como es la alemana, existe un sistema similar denominado protective letter, por el que el posible futuro demandado en medidas cautelares por infracción de derechos de patente puede explicar al Tribunal, con carácter previo, su posición de no infracción. Una de las notas características de las protective letters es que no se comunica al titular de la patente.

En este sentido, el artículo 132 de la nueva Ley de Patentes, prevé que “[l]a persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá comparecer en legal forma ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas y justificar su posición mediante un escrito preventivo”. Se formará entonces un procedimiento, de cuya existencia se informará al titular de la patente, en el que este podrá presentar una solicitud de medidas cautelares sin audiencia del demandado en el plazo de 3 meses. De esta forma, el Juzgado podrá ponderar todos los intereses en juego y decidir si las medidas cautelares deben adoptarse o, de lo contrario, no adoptarse y citar a las partes a una vista.

El escrito preventivo se presenta ante el órgano judicial que el futuro eventual demandado considere competente de entre los tribunales especializados en materia de patentes, localizados en Barcelona, Madrid y Valencia. El titular de la patente deberá interponer la solicitud ante el Juzgado que esté conociendo del escrito preventivo a no ser que considerase que aquel no fuese competente, en cuyo caso deberá hacer constar en su solicitud la existencia del escrito preventivo y el órgano judicial ante el que éste se hubiere presentado.

Cabe advertir que el procedimiento iniciado por un escrito preventivo no debería ser un procedimiento contradictorio, pues lo que debería notificarse al titular de la patente es la formación del procedimiento de medidas cautelares y el Auto que lo admite a trámite, pero no el escrito preventivo en sí. Ello tiene sentido porque el titular de la patente no debe contestar al escrito preventivo como si de un demandado se tratara, conociendo los argumentos de defensa del potencial demandado, sino que aquel sigue siendo la parte actora que, si lo considera oportuno, debe presentar su solicitud de medidas cautelares. Así se establece en el Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona de fecha 5 de enero de 2017 en su Fundamento Jurídico Sexto con referencia al sistema jurídico alemán o al previsto para el Tribunal Unificado de Patentes.

El escrito preventivo, sin embargo, no es una garantía de que se vaya a desestimar la tramitación inaudita parte de las medidas cautelares. Al final el Tribunal, a pesar del escrito preventivo, podrá estimar las medidas cautelares inaudita parte una vez valorada la demanda y la solicitud presentada por el titular de la patente. Hay que tener, en cuenta, además, que la presentación de un escrito preventivo supone el inicio de un procedimiento de medidas cautelares, por un eventual futuro demandado que todavía no lo ha sido, que, por otro lado, se comunicará al titular de la patente, para que si lo desea pueda instar una solicitud de medidas cautelares.

Interpretar la afirmación del Tribunal que hemos citado en el primer párrafo de este comentario como una exigencia para el posible demandado de tener que presentar un escrito preventivo si quiere evitar la tramitación inaudita parte de las medidas cautelares, sería tanto como considerar como regla general la tramitación inaudita parte de cualquier solicitud de medidas cautelares basadas en la infracción de un derecho de patente. La Ley de Enjuiciamiento Civil, en cambio, establece como norma general que, precisamente, las medidas cautelares deben tramitarse con la audiencia previa del demandado, siendo la tramitación inaudita parte excepcional, solo cuando se cumplen determinados presupuestos.