16/03/2018 - Intellectual Property

El Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona desestima unas medidas cautelares al considerar que la patente invocada por el demandante versa sobre un descubrimiento

Autor: Ana Palao Bernabeu

En el Auto de fecha 12 de septiembre de 2017 dictado por el Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona analiza el concepto de “descubrimiento” al que se refiere el Convenio de Patente Europea y la Ley de Patentes dentro de las excepciones a la patentabilidad.

SEQUENOM INC. (titular de la Patente europea EP 994 963, validación española ES 2 198 700) e ILLUMINA INC. (licenciatario de la Patente ES 2 198 700 en España) solicitaron medidas cautelares contra MEGALAB, S.A. y ROCHE DIAGNOSTICS por infracción de patente. Las demandantes comercializarían en España determinados test de diagnóstico prenatal no invasivo, y las demandadas estarían comercializando otro test prenatal no invasivo para la detección del riesgo de trisomía 21, 18 y 13 y anomalías en los cromosomas X e Y.

La Patente referida que lleva por título “diagnóstico prenatal no invasivo”, se compone de 19 reivindicaciones, la primera independiente y el resto dependientes de la primera, todas ellas de procedimiento.

La reivindicación 1 de la Patente tiene el siguiente contenido: “1. Un método de detección realizado sobre una muestra de plasma o suero materno de una hembra embarazada, cuyo método comprende detectar la presencia de un ácido nucleico de origen fetal en la muestra, donde dicho ácido nucleico es heredado por vía paterna, secuencia que no es poseída por la hembra embarazada”. El resto de reivindicaciones se refieren a métodos de detección prenatal.

El Auto indica que ya era conocido en el estado de la técnica la presencia de células del feto en la sangre materna, y que ya se habían desarrollado técnicas no invasivas para diagnosticar anomalías fetales. El problema radicaría en que la concentración de las células fetales en la sangre de la madre es muy baja, y tales detecciones requerirían de mucho tiempo o equipos caros.

Ante este problema, la Patente exponía en su descripción que se habría descubierto que el ADN fetal es detectable en muestras de suero o plasma materno (material que sería descartado rutinariamente por los investigadores) en una concentración muy superior a la que aparece en las células fetales que aparecen en la sangre materna.

Para examinar la validez de la Patente, el Juzgado analiza el término descubrimiento y considera que este (a diferencia de la invención) tiene por objeto una realidad que preexiste en la naturaleza, a la espera de ser hallada. Por el contrario, una invención para ser patentable   requiere de la aplicación del ingenio humano para la resolución de un problema técnico, siempre que exista un nivel suficiente de actividad inventiva. Es decir, frente al carácter técnico de la invención nos encontramos ante el carácter descriptivo del descubrimiento.

El tribunal considera que el objeto de la patente no añade ninguna característica técnica a la descripción de algo que ya existía en la naturaleza.

El Auto analiza la cuestión atendiendo a la redacción del artículo 4 de la antigua Ley de Patentes 11/1986, así como al art. 52 del Convenio de Patente Europea (CPE).

La Ley de Patentes 11/1986 disponía en su art. 4.5 que: “5. Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas”.

Mientras que el CPE establece en su art. 52.3 que: “3. Lo dispuesto en el párrafo 2 excluye la patentabilidad de los elementos enumerados en el mismo solamente en la medida en que la solicitud de patente europea o la patente europea no se refiera más que a uno de esos elementos considerados como tales”.

Si bien el Auto no se refiere expresamente a esta cuestión, la actual Ley de Patentes 24/2015 modificó el artículo 4.5 de la LP para adecuar su redacción a la del CPE: “5. Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las materias o actividades mencionadas en el mismo solamente en la medida en que la solicitud de patente o la patente se refiera exclusivamente a una de ellas considerada como tal”.

El Tribunal, aun teniendo en cuenta la distinta redacción contenida en el CPE respecto de la LP de 1986, llega a la misma conclusión, y es que la patente no aporta ninguna característica técnica adicional, ni reivindica usos o aplicaciones de tal descubrimiento, si no que se refiere a un fenómeno natural y únicamente reivindica métodos para detectar tal hallazgo que ya eran conocidos y utilizados de forma rutinaria.

Así pues, el Juzgado desestima las medidas cautelares solicitadas atendiendo a la falta de apariencia de buen derecho de la demandante.

Aunque el Auto citado no es firme, el tribunal trata una cuestión poco analizada por nuestros tribunales, y confirma que el nuevo redactado del art.4 de la Ley de Patentes no puede utilizarse para proteger materia que incluya descubrimientos si estos no incluyen otras características técnicas merecedoras de ser patentadas.