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Propiedad Industrial e Intelectual

Excepciones al carácter unitario de la marca de la UE

Mediante Sentencia de 22 de septiembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la UE, contestaba a una interesante cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior Regional Civil y Penal del Dusseldörf, Alemania.

En el caso concreto se analizaba si la marca de la UE “combit” (titularidad de una sociedad alemana) obtenida para distinguir productos y servicios informáticos se infringía por parte del signo denominativo “Commit” (utilizada por una empresa israelí) que vende sus programas informáticos en varios países a través de Internet.

El Tribunal alemán tenía dudas sobre cómo aplicar el principio de carácter unitario de la marca, pues consideraba que existía riesgo de confusión en el consumidor medio germanoparlante respecto de los signos enfrentados “Commit” y “combit” pero consideraba que no habría riesgo de confusión para un consumidor medio angloparlante, quien distinguiría fácilmente la diferencia conceptual entre los vocablos.

El Tribunal planteó al TJUE qué consecuencias tendría para valorar el riesgo de confusión de una marca de la UE que el consumidor medio de algunos Estados miembros distinguiera conceptualmente entre tales signos, aunque ello no se produjera en otros estados miembros.

Respecto de la cuestión planteada, el TJUE concluye lo siguiente:

  • El Tribunal alemán, en su calidad de tribunal de marca de la UE, es competente para apreciar si existen hechos de violación de marca en el territorio de cualquier Estado miembro.
  • Existe violación del derecho de marca aunque esta se produzca solo en parte del territorio de la Unión. Por tanto, el riesgo de confusión en la parte alemana de la Unión debe conllevar una violación de la marca de la UE.
  • PERO, si el uso del signo similar no crea riesgo de confusión en una parte determinada de la Unión, y por tanto, no perjudica la función de origen de esa marca, el tribunal debe limitar el alcance territorial de dicha prohibición.

Así pues, no puede prohibirse el uso del signo en cuestión en aquella parte de la Unión donde no exista riesgo de confusión y, por tanto, la función del origen de la marca quede garantizado, como ocurre en el supuesto analizado por el tribunal europeo en los países angloparlantes de la UE.

Eso sí establece que se tendrá que identificar con precisión la parte de la Unión donde no se produce confusión entre signos.

Ante el criterio que expone el TJUE, cabe preguntarse si aquel podría extrapolarse a otras causas de infracción, o solo a la confundibilidad entre signos. Entendemos que esta excepción podría extenderse a otros supuestos, por ejemplo en el caso en que no exista confundibilidad entre signos, pero sí se produzca un aprovechamiento del renombre de la marca solo en parte de la UE, ¿podrá el signo utilizarse en aquel territorio donde no exista ese prestigio o renombre de la marca?

Entendemos que, aplicando la doctrina que expone el TJUE, podría aceptarse la coexistencia entre ambos signos en aquellos territorios donde se demuestre que no se da tal prestigio o renombre de la marca, y, por supuesto, no concurran otras causas de infracción.