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Propiedad Industrial e Intelectual

Los últimos tiros de la batalla de los ADPIC (TRIPS) contra las patentes que se resisten a convertirse en lo que no son

El Tribunal Supremo dictó, hace pocos meses, una importante sentencia referente a la incorporación de reivindicaciones de producto farmacéutico a una traducción española de una patente europea concedida para España con reivindicaciones de proceso y solicitada antes del 7 de octubre de 1992, es decir, mientras se hallaba en vigor la reserva del art. 167 CPE. Nos referimos a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 568/2017 de 20 de octubre de 2017.

El art. 167 CPE establecía que cualquier Estado podía reservarse la facultad de prever que las patentes europeas no surtirían efectos o podrían ser anuladas en dicho Estado si estaban dirigidas a proteger productos farmacéuticos (art. 167.2.a CPE). Además, los efectos de la reserva subsistirían durante toda la duración de esas patentes (art. 167.5 CPE).

Los titulares de derechos de patente entendieron que los efectos continuados de la reserva habían quedado derogados por el ADPIC con base en sus arts. 27 y 70.

Como consecuencia de ello se presentaron solicitudes de revisión de traducciones españolas de patentes europeas concedidas por la Oficina Europea de Patentes (OEP) con distintos juegos de reivindicaciones. Para España estas patentes sólo se habían concedido con reivindicaciones de proceso mientras que para otros países, que no se habían acogido a la reserva del art. 167 CPE, se habían concedido con reivindicaciones de producto. De esta forma, mediante el mecanismo de la revisión de la traducción se pretendió introducir, en la validación española de la patente europea, las reivindicaciones de la patente concedidas por la OEP para otros países, es decir, el juego de reivindicaciones que incluía reivindicaciones de producto.

Este fue el caso de la patente que fue objeto de la Sentencia del Tribunal Supremo que comentamos aquí. Esta pretensión le fue denegada al titular de la patente en vía administrativa y en vía contencioso-administrativa, en primera y segunda instancia. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en la Sentencia de 16 de septiembre de 2011, acordó revocar la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) por la que se había desestimado la pretensión de incorporación a la validación española de la patente, de las reivindicaciones de producto concedidas por la OEP para otros Estados.

En opinión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, los efectos continuados de la reserva del art. 167 CPE habían quedado derogados por el ADPIC.

Aquella Sentencia llevó a la OEPM a publicar una versión de la traducción española de la patente europea incorporando las reivindicaciones de producto concedidas por la OEP para otros Estados, es decir, no para España.

Como consecuencia de lo anterior, el titular de la patente inició un procedimiento de infracción de derechos de patente contra una serie de compañías farmacéuticas que ya venían comercializando sus medicamentos. En el procedimiento se invocaron las reivindicaciones de producto de la patente europea, a pesar de que para España aquella no contenía ni una sola reivindicación de producto.

En primera instancia, el Juzgado de lo Mercantil nº4 de Barcelona, en su Sentencia de 10 de enero de 2013, desestimó íntegramente la demanda por entender que la traducción revisada de la patente que incluía las reivindicaciones de producto ampliaba la protección de la patente europea, ya que, para España, la OEP no había concedido ninguna reivindicación de producto. El Tribunal apreció una contradicción insalvable entre la traducción de la patente y la patente europea que debía resolverse a favor de esta segunda decretando la ineficacia de las reivindicaciones de producto de la traducción de la patente con base en los arts. 70.1, 70.3 CPE y del art. 12 del Real Decreto 2424/86.

Recurrida esta sentencia por la parte actora, la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona volvió a desestimar sus pretensiones en la Sentencia de 22 de octubre de 2014. Además, se basó en tres resoluciones que habían sido dictadas durante el curso de dicho procedimiento por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: la Sentencia de 18 de julio de 2013 en el asunto Daiichi Sankyo/Demo y los dos Autos de 30 de enero de 2014 (asuntos Warner Lambert/Minerva y Warner Lambert/Siegerpharma). En dichas resoluciones se decía que el art. 70 del ADPIC no podía servir para “atribuir a una patente efectos que ésta nunca tuvo”. Y ello, según la Audiencia Provincial, se extiende no sólo a las patentes solicitadas y concedidas antes de la entrada en vigor del ADPIC, sino también a las solicitadas antes, pero concedidas después. Este último era el caso de la patente de autos, por lo que concluyó que no era posible ampliar el ámbito de protección de la patente con las reivindicaciones de producto. Al ser ineficaces dichas reivindicaciones de producto que el titular pretendía introducir con el mecanismo de la revisión de la traducción, la acción de infracción de la patente fue nuevamente desestimada (Fundamento Jurídico 17º).

El Tribunal Supremo, en la sentencia que comentamos, igualmente denegó el recurso de infracción procesal y casación presentado por el titular de la patente, indicando que la doctrina del TJUE antes mencionada era plenamente aplicable al caso, máxime teniendo en cuenta que el titular no había solicitado la incorporación de las reivindicaciones de producto mientras la patente aún se hallaba pendiente de concesión. Habiéndose concedido únicamente con reivindicaciones de procedimiento las reivindicaciones de producto introducidas a través del mecanismo de la revisión de la traducción de la patente devenían ineficaces (Fundamento Jurídico 5º). En consecuencia, las acciones de infracción de patente fueron íntegramente desestimadas.

Sin embargo, la Sentencia contiene una afirmación que al no ser relevante para el caso debiera interpretarse a modo de obiter dicta y, por tanto, no debiera de entenderse como jurisprudencia del Tribunal Supremo. Al respecto la Sentencia afirma que: “[e]l art. 70.7 ADPIC, en relación con las patentes afectadas por la vigencia de la reserva al tiempo de su solicitud, permitía modificar la solicitud de patente antes de su concesión, no que después de la concesión y validación en España con las reivindicaciones de procedimiento esta patente pasase a proteger la invención del producto farmacéutico”. Entendemos que esta afirmación no casa con la jurisprudencia del TJUE antes comentada, pero en el caso de que un Tribunal, en el futuro, pudiera considerarla de aplicación al supuesto de una patente solicitada mientras se hallaba en vigor la reserva del art. 167 CPE, entendemos que debiera plantear la correspondiente cuestión prejudicial al TJUE.